недействительность лицензионного договора из-за отсутствия регистрации

[Эвитта]

ГК РК для некоторых договоров, регистрация которых является обязательной, предусматривает как следствие их недействительность. Например:

Статья 1001. Лицензионный договор на использование изобретения, полезной модели, промышленного образца

1. Лицензионный договор и сублицензионный договор на использование изобретения, полезной модели, промышленного образца заключаются в письменной форме и подлежат регистрации в патентном органе (организации). Несоблюдение письменной формы или требования о регистрации влечет за собой недействительность договора.

Статья 1031. Форма и регистрация договоров о передаче права на товарный знак и лицензионных договоров

Договор о передаче права на товарный знак или лицензионный договор должен быть заключен в письменной форме и зарегистрирован в патентном органе (организации).

Несоблюдение письменной формы и требования о регистрации влечет за собой недействительность договора.

Предположим, что заключен лицензионный договор на использование зарегистрированного товарного знака. Однако данный договор по каким-то причинам не был зарегистрирован в установленном порядке. По договору осуществлялись платежи роялти. Отсутствие регистрации влечёт ли автоматически недействительность лицензионного договора? В моём понимании - нет, т.к. в данном случае действует общее правило признания сделок недействительными только в судебном порядке (ст. 157 ГК РК).

Вопрос возник в связи с тем, что гос.органы автоматически рассматривают данный договор как недействительный и платежи за использование товарного знака, в их понимании, уже нельзя рассматривать как платежи роялти.

[Гость.]

Согласен с Вами, уважаемая Эвитта. Общая норма ст. 157 о том, что в Казахстане все сделки являются только оспоримыми (ничтожных, как в РФ,, законодательство не признает), относится и к лицензионным договорам на ИС. До признания судом недействительности сделки она презюмируется действительной.

[Матэус]

В моём понимании - нет, т.к. в данном случае действует общее правило признания сделок недействительными только в судебном порядке (ст. 157 ГК РК).

Вроде как подобная сделка признается не совершенной в силу п.1 ст.155 ГК РК.

Изменено 13 Февраля 2012 пользователем Матэус

[Эвитта]

Вроде как подобная сделка признается не совершенной в силу п.1 ст.155 ГК РК.

А что такое вообще совершение сделки? Можно ли несовершённую сделку признать недействительной? И кем именно сделки должны считаться совершёнными? :) Норма п. 1 ст. 155 ГК РК использует именно глагол "считаются":

Статья 155. Регистрация сделок

1. Сделки, подлежащие в соответствии с законодательными актами обязательной государственной или иной регистрации, считаются совершенными с момента регистрации, если иное не предусмотрено законодательными актами.

Стороны заключили лицензионный договор в понимании п. 1 ст. 386 и ст. 393 ГК РК:

Статья 386. Действие договора

1. Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его заключения (статья 393 настоящего Кодекса).

Статья 393. Существенные условия договора

1. Договор считается заключенным, когда между сторонами в требуемой в подлежащих случаях форме достигнуто соглашение по всем существенным его условиям.

Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые признаны существенными законодательством или необходимы для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

Не совсем понимаю как можно заключить договор, исполнить его, но при этом сделка будет считаться несовершённой.

Изменено 13 Февраля 2012 пользователем Эвитта

[Александр К]

Согласен с Матэусом, сделка будет считаться не совершённой. Думаю, в настоящем контексте действительно можно рассматривать получаемые де-факто роялти де-юре как платежи за другой вид деятельности.

[Матэус]

А что такое вообще совершение сделки?

Дело в том, что подобные сделки не имеют полной юридической силы, даже если были оформлены надлежащим образом. Кроме того, правовая охрана товарного знака предоставляется на основании его регистрации (п.1 ст.4 ЗРК "О товар. зн., знаках обсул. и наименов. место. происх. товаров").

Что в принципе думаю немаловажно в защите Ваших же интересов :)

Imho, лицензионный договор может быть признан недействительным по иску заинтересованных лиц.

Вопрос возник в связи с тем, что гос.органы автоматически рассматривают данный договор как недействительный и платежи за использование товарного знака, в их понимании, уже нельзя рассматривать как платежи роялти.

Насколько понял, Вас волнует не сколько отсутствие регистрации товарного знака, поскольку по свей видимости стороны лицензионного договора не против сложившейся ситуации. Но скорее всего судьба уплаченных роялти - платежей за использование товарного знака, не так ли? :)

Вроде как вышеупомянутый закон РК не содержит в себе сроков в течение которого лицензионный договор должен быть зарегистрирован. Поэтому в принципе, что мешает обратиться за регистрацией лицензионного договора. Или я ошибаюсь

ЗЫ, предусматривал ли в целом лицензионный договор условий и сроков регистрации.

Изменено 13 Февраля 2012 пользователем Матэус

[Эвитта]

Насколько понял, Вас волнует не сколько отсутствие регистрации товарного знака, поскольку по свей видимости стороны лицензионного договора не против сложившейся ситуации. Но скорее всего судьба уплаченных роялти - платежей за использование товарного знака, не так ли? :)

Так ли, так ли, с поправкой на то, что не волнует отсутствие регистрации не товарного знака (она есть), а отсутствие регистрации лицензионного договора, по которому идёт передача прав на использование товарного знака.

Вроде как вышеупомянутый закон РК не содержит в себе сроков в течение которого лицензионный договор должен быть зарегистрирован. Поэтому в принципе, что мешает обратиться за регистрацией лицензионного договора. Или я ошибаюсь

Из закона:

Статья 21. Передача права на товарный знак

...

3. Договор о передаче права на товарный знак или лицензионный договор должен быть заключен в письменной форме и зарегистрирован в уполномоченном органе. Несоблюдение письменной формы и требования о регистрации влечет за собой недействительность договора.

Регистрация договора о передаче права на товарный знак или лицензионного договора осуществляется по результатам экспертизы материалов, проводимой экспертной организацией.

К порядку регистрации сублицензионных договоров применяются положения о регистрации лицензионных договоров, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан.

Для регистрации договора о передаче права на товарный знак и лицензионного договора в экспертную организацию представляется заявление установленной формы.

К заявлению прилагаются:

1) подлинники договора в четырех экземплярах, снабженные титульным листом. Каждый экземпляр договора прошивается, скрепляется бумажной пломбой, на которой делается запись о количестве прошнурованных и пронумерованных листов, проставляется оттиск печати и подписи обеих сторон либо уполномоченных на то лиц обеих сторон.

Для лицензионных договоров подача материалов на регистрацию должна осуществляться не позднее шестимесячного срока с даты подписания договора.

Изменено 13 Февраля 2012 пользователем Эвитта

[Эвитта]

Дело в том, что подобные сделки не имеют полной юридической силы, даже если были оформлены надлежащим образом.

Так к комментариям к ГК РК написано, это я читала. А что тогда такое неполная юрсила сделки? :) В смысле сила всё же у сделки какая-то есть, но она неполная :) Не возникает ли здесь коллизия с процитированной мной нормой п. 1 ст. 386 ГК РК, которая говорит о том, что "Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его заключения".

[Елiмай]

Поделюсь схожим примером. Какой-то гений в 2005 году внедрил в Закон об авторском праве статью 40-1, обязав регистрировать все лицензионные договоры на передачу смежных прав. В музыкальном и прочем шоу-бизнесе со смежными правами и без того царил (и продолжает царить) кавардак. К примеру, теперь продюсерским центрам и певцам надо было регистрировать все многочисленные (нередко вообще отсутствовавшие в письменном виде) договоры с авторами слов и композиторами. Впрочем, творческая среда новеллу дружно проигнорировала.

Не прошло и 5 лет, как нам с одним товарищем удалось убедить госорганы исключить эту норму, чреватую большими неприятностями для всех субъектов рынка авторских и смежных прав.

Примерно так же и с лицензионными договорами на передачу ТЗ. Их тоже мало кто бежит регистрировать, но как сказал гость, изначально ничтожной эта сделка не является. Думаю, что на крайний случай ее можно легализовать через суд задним числом, тем более что участвовать в этом процессе налоговые органы не будут.

[Эвитта]

Спасибо. Вопрос действительно интересный в части последствий того, что сделка без регистрации считается несовершённой. Например, в РФ сделка, требующая регистрации, считается незаключенной, если данная регистрация не произведена:

Статья 433. Момент заключения договора

3. Договор, подлежащий государственной регистрации, считается заключенным с момента его регистрации, если иное не установлено законом.

Т.е. если переложить это на наш ГК, то в ст. 393 должны были включить положения ст. 155 ГК РК. При текущей же ситуации невозможно определить последствия "считания" заключенного (в понимании ст.ст. 386 и 393 ГК РК) лицензионного договора без регистрации несовершённым, если при этом стороны сами его признают, не оспаривают ни в какой части, а самое главное - уже исполнили.

Кому интересно, по этой ссылке размещен хороший, на мой взгляд, анализ соотношения недействительных и незавершённых сделок по зак-ву РФ, с хорошим теоретическим подходом: http://pda.fassko.arbitr.ru/novosti/vestni...chive/8249.html

[Legal Сonsultant]

присоединюсь и я к обсуждениям. была схожая ситуация с одним "но": регистрировал договор с оговоркой о ретроспективности (п. 2 ст. 386 ГК РК). по крайней мере, Клиент не говорил, что возникали проблемы.

[dkh]

Здравствуйте. а как рассчитывать обязательства по лицензионному соглашению? если договор подписан, к примеру, 1 января 2011 года, а зарегестрирован только 1 ноября 2011 года, то начисление обязательств нужно начинать только с 1 ноября? или мы сможем выплатить всю сумму за 10 месяцев?

[Nuri76]

добрый день, что то на сайте казпатента не могу найти форму лицензионного договора на ТЗ, может вы подскажите где его взять или у вас он уже есть скиньте пожалуйста